קניין רוחני/שיקולי הכרעה בהתנגדות לסימן מסחר/עליון
עובדות וטענות: המערערת הינה חברה מסחרית בשם Gateway Inc., אשר עוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מוצרי מחשב החל משנת 1985. בבעלות החברה סימן מסחר רשום "GATEWAY 2000" (לא מעוצב) (להלן: הסימן הראשון). הסימן נרשם לגבי מחשבים, וכולל הודעת הסתלקות לפיה רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה GATEWAY"" ובמספר "2000", אלא בהרכב הסימן. המשיבה, חברה המוכרת שירותים סלולאריים ושירותי המרת תכנים למפעילים סלולאריים בישראל, הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "GateWave, לגבי תוכנות שהיא מפתחת (להלן: הסימן המבוקש). הבקשה כללה הודעת הסתלקות לפיה, רישום הסימן לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילה "Gate", אלא בהרכב הסימן. הסימן התקבל ופורסם להתנגדויות.
המערערת הגישה התנגדות כנגד סימן המשיבה בטענה, כי הוא דומה באופן מטעה לסימנה שלה. בינתיים, בעוד בקשת המשיבה עומדת לבירור, הגישה המערערת שלושה סימני מסחר נוספים (להלן: סימניה החדשים של המערערת), אשר התקבלו, כדלהלן: "GATEWAY" (לא מעוצב), לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים; "G GATEWAY" (מעוצב), לגבי מחשבים וציוד היקפי למחשבים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות דיגיטליות, תקליטורים הכוללים הקלטות של תרגול לימודי בתחום של מחשבים ותוכנות מחשב ומכשירים דיגיטליים נוספים; ולבסוף "GATEWAY" (לא מעוצב), לגבי מכשירים דיגיטליים מגוונים.
הפוסק החליט לדחות את התנגדות המערערת ולרשום את סימן המסחר המבוקש על ידי המשיבה. ראשית, החליט הפוסק כי ההגנה לה זכאים סימניה של המערערת הינה פחותה עד מאוד, זאת היות והמילה "Gateway", העומדת במרכז סימניה, משמשת כמושג טכני-שימושי אשר צריך להישאר פתוח למסחר. שנית, על פי המבחן המשולב קבע הפוסק, כי אין דמיון מטעה בין הסימנים. על כן, הורה על רישום סימן המסחר. מכאן הערעור. דיון משפטי: כב' הש' ס' ג'ובראן: שתי תכליות עומדות בבסיס הפקודה: ההגנה על קהל הצרכנים מפני הטעייתו בראותו שני מוצרים המסומנים באופן דומה, וההגנה על כל צד מפני תחרות בלתי הוגנת מהצד שכנגד. עפ"י הוראת סעיף 25 לפקודת סימני המסחר, בית המשפט, בדונו בערעור על החלטת הרשם, יכול להסתמך על ראיות שלא נשמעו בערכאה הקודמת. התכלית העומדת בבסיס הוראה זו היא התכלית הראשונה. על כן, ראיה חדשה העשויה לתת תמונה עובדתית מדויקת יותר, ראוי שתוכלל בשיקול דעתו של השופט. הפסיקה הרחיבה את סעיף 25(ד) והחילה אותו, על בסיס אותו רציונאל, גם על דיון בפני הרשם. אולם, לעיתים המשמעות של הגשת ראיות בסמוך למועד בירורה של הבקשה, היא הקניית יתרון בלתי הוגן לאחד הצדדים. התכלית השנייה, אפוא, מוליכה אל פרשנות מצמצמת אשר תסרב לקחת בחשבון ראיות שהושגו בחוסר תום לב כמו גם ראיות שמקנות יתרון דיוני בלתי הוגן לאחד הצדדים. האיזון בין השתיים ייעשה בהתאם לנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.
בענייננו, התמריץ העיקרי של המערערת ברישום סימני המסחר החדשים, לא נבע מחוסר תום ליבה אלא ממהלך עסקי נרחב. אולם, מפאת ההגינות, היה עליה לעדכן את הרשם במועד קבלת בקשותיה על התנגדותה לסימן המבוקש, הממתינה להכרעה. כמו כן, שקילת סימניה החדשים של המערערת על ידי הרשם עשויה לתמרץ מתנגדות עתידיות להימנע מלהפנות את תשומת ליבו בבואן לרשום סימני מסחר חדשים, על דבר קיומן של התנגדויות הממתינות להכרעה באותו עניין. והדבר אף עלול להעניק לה יתרון דיוני בלתי הוגן על חשבון המשיבה. אם כן, התכלית השנייה מובילה לאי שקילת הסימנים החדשים בהכרעת הרשם. מכאן, שיש לבחור בדרך ביניים שתיישב בין שתי התכליות. זאת, ככל שיימצא דמיון בין סמני המסחר דנן.
אחת האפשרויות לקבוע את דימיונם של הסימנים הוא באמצעות סיווגם. שאלת סיווגו של הסימן משפיעה באופן ישיר על שאלת רישומו בפנקס. ככל שהסימן מתרחק מהקוטב הגנרי ומתקרב אל הקוטב הדמיוני-שרירותי כך מתיישרת בפניו הדרך לרישומו בפנקס. נקבע, כי באמצעות האופי המבחין, יכול הציבור לקשר את הסימן עם סחורה ממקור מסוים ובכך גלומים יתרונות כלכליים לציבור הצרכנים ולחברות היצרניות. צידו השני של אותו מטבע, הוא דרישת אופי מבחין היות ואיננו ששים להגביל את חופש הביטוי וחופש המסחר. משעה שסימן נרשם בפנקס הוא מצר את זכותם של סוחרים אחרים מלהשתמש במילות הסימן. מכאן, שהיקף ההגנה לה זכאי סימן מסחר רשום בעל מאפיינים תיאוריים, דהיינו סימן מסחרי חלש, הנו מצומצם על אף היותו רשום. כלומר שאלת הקטגוריזציה ממשיכה להיות רלוונטית גם לאחר רישום הסימן.
בסימן המסחר הראשון של המערערת המילה הדומיננטית היא GATEWAY, אשר מופיעה גם בסימני המסחר החדשים שהיא רשמה. הרשם ציין, כי משמעות המילה "GATEWAY" הינה "שער או מעבר, כאשר לרוב השימוש במילה מתייחס ליחידת תקשורת (מחשב) אשר משמשת כנקודת יציאה או כניסה בחיבור בין רשתות תקשורת". מדובר, אפוא, במונח טכני מרכזי בעולם המחשבים. אולם, אין בכך כדי לקבוע מסמרות בשאלת אופיו. בכדי לסווג את הסימן יש לבחון אותו אל מול מוצרי החברה. השאלה היא, האם הסימן "GATEWAY" הוא סימן תיאורי או שמא מרמז הוא לעניין מוצרי החומרה של המערערת. הקריטריון המרכזי המשמש לעריכת אבחנה בין סימן מרמז לסימן תיאורי הנו עד כמה מיידית וישירה היא הזיקה המחשבתית המקשרת בין הסימן לבין המוצר. משעה שזו מצריכה מחשבה כלשהי מצד הצרכן הרי שעניין לנו עם סימן מרמז. המרווח שעל הצרכן לגשר בין המונח "GATEWAY" לבין המחשב המוצע למכירה, הוא שהופך את סימן המסחר לסימן מרמז. על כן בתוך עולם החומרה, בייחוד ברדיוס הקרוב למכירת מחשבים, יזכה הסימן ""GATEWAY להגנה הניתנת לסימן מרמז. שונה דין המונח "GATEWAY", בצאתו את עולם החומרה עת הגיעו אל עולם התוכנה, בפרט עולם התוכנות העוסקות בהמרת תכנים אינטרנטיים לפורמט סלולארי. בהיכנסו לתחום זה חדל המונח "GATEWAY" להיות בגדר רמיזה ומתחיל הוא לתפקד כמילת תיאור, שכן דרך ה-gateway עוברת האינפורמציה מהאינטרנט לתקשורת הסלולארית. כפועל יוצא, גם היקף ההגנה לה יזכה סימן המסחר יצטמצם עם מעבר זה ודי יהיה בשינויים קלים בכדי להכשיר את רישומו של סימן אחר. הגדרת היקף השוני תיעשה לאור כל מקרה ונסיבותיו הייחודיות.
נקודת המוצא היא כי מתחם הפעילות של המערערת ושל המשיבה נקבע על פי הפירוט שבפנקס ולא על פי מצב הדברים בפועל. אולם, לא יהיה זה נכון להתעלם לחלוטין ממצב הדברים בפועל. הפנקס מונה רשימה טכנית אשר לרוב אינה משקפת היטב את אופי השימוש בסימן המסחר כפי שזה מוכר לצרכן. על כן, ראוי לשקלל לצד הרישום בפנקס גם את השימוש בפועל תוך לקיחה בחשבון את המרווח העתידי שמותיר ומתיר הרישום בפנקס. מכאן, שעל הרשם לפתוח את בדיקתו בבחינת פרטי הסימן הרשום ופרטי הסימן המבוקש משם עליו להמשיך ולבחון את השימוש בפועל שנעשה בסימני המתנגדת ובסימן המבוקש ולבסוף לקחת בחשבון את משקל הפער בין השניים זאת על פי הנסיבות הקונקרטיות.
מן הכלל אל הפרט: כעת ניתן לפתוח במבחן המשולב ולהכריע האם קיים דמיון מטעה בין הסימנים "GateWave" ל"GATEWAY".
מבחן הצליל: לעניין הצליל, הדמיון בין הסימן "GATEWAY" לבין הסימן "GateWave" הוא רב. ההבדל הפונטי בינם בא לידי ביטוי בתוספת עיצור חותם לסימן המשיבה, הבדל פעוט. האוזן, בוודאי הישראלית אשר אינה רגישה דיה לניואנסים באנגלית, מתקשה להבחין בהבדל זה.
מבחן המראה: ישנם שני שינויים מרכזיים בין הסימנים: האחד, האות W הכתובה כאות רישית וחוצה את המילה לשני חלקים והשני, החלפת האות Y באותיות VE. הבדלים אלו אינם מטשטשים את הדמיון החזותי בין שני הסימנים. דמיון זה אינו מקרי, כפי שהצהיר על כך מנהל המשיבה, שכן מטרתם היתה להידמות למונח המקצועי GATEWAY. אולם בכך לא די, ויש לבחון האם דמיון זה עשוי להטעות את הצרכן הסביר.
מבחן סוג הטובין: האם עניין לנו בטובין מאותו הגדר? הן המערערת והן המשיבה עוסקות בתחום המחשבים אולם באגפים שונים של תחום זה. מוצרי המערערת עניינם חומרה, למול מוצרי המשיבה שעניינם תוכנה. בעוד מוצרי המערערת הינם מוצרי מדף עבור צרכני מחשבים הרי שמוצרי המשיבה נמכרים בכמות קטנה בהרבה וישירות אל מול המפעילים הסלולאריים. השוני בין סוגי הטובין נהיה עוד יותר בולט עם בחינת המאפיינים הנוספים של המוצר.
מבחן סוג הלקוחות וצינורות השיווק: הרשם הצביע על ההבדלים הניכרים הקיימים במבחן זה. הלקוחות של המערערת כוללים את המגוון הרחב של הציבור הרוכש מחשבים, ממנהלי חברות ענק ועד למשתמשי הקצה אשר אינם בהכרח בקיאים בתחום. ואילו המשיבה פונה אל מפעילים סלולאריים הזקוקים לטכנולוגיית המרת תכנים. על כן הלקוחות הפוטנציאליים שלה הינם אנשי מקצוע המבינים היטב בשוק התקשורת ומודעים לכך שהמוצר "GateWave" הוא פיתוח של חברה ישראלית עצמאית אשר אינה קשורה אל החברה האמריקאית GATEWAY העוסקת בתחומים אחרים. אותם אנשי מקצוע מכירים בוודאי את המונח המקצועי "gateway" ועל כן מבינים, כי הסימן "GateWave" מרמז על ה-gateway במובנו המקצועי ולא המסחרי. כך גם צינורות השיווק בין המוצרים שונים עד מאוד. בעוד המערערת משקיעה כספים רבים בפנותה לקהל הרחב הרי שהמשיבה פונה באופן אישי למעט המפעילים הסלולאריים הקיימים בשוק.
נקבע, כי הסימן "GATEWAY" הוא סימן תיאורי בתחומים מסוימים ובהם תחום העיסוק של המשיבה. אולם, כעת ניתן לקבוע כי השוני באופי הטובין, בסוג הלקוחות ובצינורות השיווק מביא לדחיית הטענה כי עומדים לפנינו סימנים דומים כדי הטעיה. צודקת המערערת כי הפירוט בפנקס אינו מונע את המשיבה מפיתוח מוצר אשר יפנה לקהל הרחב ואשר יעסוק בתוכנות הרחוקות מעולם המרות התכנים ואף קרובות לעולם החומרה של המערערת. באיזורים אלו סימנה של המערערת זכאי להגנה רחבה יותר וייתכן כי המבחן המשולב יביא לתוצאה אחרת. על כן, בכדי לצמצם את הפער בין הפירוט בפנקס לבין מצב הדברים יוחזר הדיון לרשם למטרה אחת ויחידה והיא תיקון נוסח הפירוט בסימן המסחר של המשיבה. על נוסח זה להגדיר באופן ממוקד יותר את אופי תוכנות המחשב של המשיבה תוך איזון בין האינטרס של המשיבה להרחיב את עיסוקיה בעתיד לבין שמירה על התיחום בין תחום עיסוקה של המשיבה לתחום עיסוקה הרשום של המערערת.
לאור האמור, סימני המשיבה לא נמצאו דומים לסימנים הרשומים של המערערת כדי הטעיה, ולפיכך יכולים ארבעת סימני המערערת וסימנה של המשיבה לדור בכפיפה אחת בפנקס.
